브랜디드 제네릭의 반격? 오리지널에 특허침해 소송

• 동아 '모노탁셀', 사노피 '탁소텔' 상대 첫 소송 제기

동아제약 '모노탁셀'

제네릭사가 오리지널사를 상대로 첫 특허침해금지 소송을 제기하면서 관심이 모아진다.

국내 제약사가 특허 회피전략을 통한 제네릭(일명 브랜디드 제네릭·branded generic) 개발을 통해 다국적제약사에게 특허침해금지 소송을 제기한 것은 이번이 첫 사례로 꼽힌다.

14일 관련업계에 따르면 동아제약은 최근 항암제 ‘탁소텔’ 원개발사인 사노피아벤티스를 상대로 서울중앙법원에 특허침해금지 민사소송을 제기한 것으로 확인됐다.

이에앞서 동아제약은 탁소텔 제네릭인 ‘모노탁셀’을 개발해 발매를 진행한바 있다. 동아측에 따르면 이 제품은 특허가 노출돼 있는 삼수화물(3분자의 물(H2O)이 결합돼 있는 화합물)대신, 제제개발이 어려워 기술력을 요구는 무수물(화합물에서 물(H2O)분자가 빠져 나간 형태의 화합물)로 제품을 개발해 주목을 받은바 있다.

탁소텔 제네릭으로 개발했지만 국내에 출시된 유일한 단일액제 제품으로 투약편의성을 대폭 개선한 것이다.

동아제약은 이를 위해 국내에서 모노탁셀 특허등록을 마쳤으며, 해외진출을 위해 미국, 일본 등 16개국에 이미 특허를 출원 중에 있다.

이처럼 모노탁셀은 오리지널사와의 특허분쟁 소지를 없애고 오히려 새로운 특허를 등록함으로써 오리지널 보다 경쟁력을 높였다는 평가다.

이런 상황에서 원개발사인 사노피가 탁소텔 1바이알 제품을 국내에 발매하려 하자 동아제약이 사노피를 상대로 특허침해금지 소송을 제기하게 된 것이다. ‘ 사노피가 개발하고 있는 1바이알 제품의 경우 동아제약 자체 기술로 개발된 것으로 이미 특허 등록을 마무리했다는 점에서 명백한 특허 침해 행위라는 것이다.

특히 동아제약은 모노탁셀에 대한 해외진출을 진행하고 있다는 점에서 이번 특허침해금지 소송 결과에 따라 대규모 국제소송으로 확산될 가능성이 있는 것으로 관측된다.

만일 국내 특허침해금지 소송에서 동아제약이 승소했을 경우 해외시장에서 1바이알 제품을 등록한 사노피측이 엄청난 규모의 기술료 지급을 배상해야 하기 때문이다.

사노피사도 동아제약의 특허침해금지 소송 제기와 맞물려 최근 특허심판원에 모노탁셀을 상대로 ‘특허 무효심판청구소송’을 제기한 것으로 확인됐다. 동아제약이 보유하고 있는 모노탁셀 특허가 무효라는 취지의 소송이다.

동아제약과 사노피는 서로 이 사실을 모른채 각각 특허심판원과 특허법원에 소송을 제기하면서 본격적인 특허분쟁이 시작된 것으로 관측된다.

이와관련 제약업계 한 관계자는 “이번 동아제약과 사노피의 특허소송은 상황에 따라 수천억원대 국제 특허분쟁으로 확산될 가능성이 있다”며 “결과에 관심이 모아지고 있다”고 말했다.

한편 사노피가 이에앞서 특허법원에 제기했던 '권리범위 확인심판 심결 취소 소송'에서는 특허에 기재된 조성과 실제 동아제약 제품 조성이 다르고 간접 침해에도 해당되지 않는다‘라는 판결이 나와 동아제약이 승소한바 있다.