한미, 특약회 사업 통해 시알리스 소송비용 환수 성공

• 특허권자 이코스로부터 3300만원 받아...프로젝트 참가 다른 기업들도 곧 환수 받을 듯

제약특허연구회(회장 김윤호, 이하 특약회)가 공동 이익 사업으로 추진하고 있는 '시알리스 특허소송 비용 환수 프로젝트'에서 한미약품이 약 3300만원의 소송비용을 환수받는데 성공했다.

시알리스 특허권자인 이코스에 공동 대응한지 6개월만에 나타난 첫 성과다.

31일 특약회에 따르면 한미약품이 최근 시알리스 특허소송 비용 약 3300만원을 환수받았다.

특약회 관계자는 "한미약품을 시작으로 공동 대응한 다른 제약사들도 순차적으로 소송 비용을 환수 받을 수 있을 것으로 예상된다"며 "이는 회원사 공동이익을 위해 특약회가 주도한 첫번째 프로젝트의 성공이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

시알리스 특허소송 비용 환수 프로젝트에는 20여개사가 참여하고 있다. 발기부전치료제 타다라필(브랜드명 시알리스)에는 개발사 이코스가 보유한 조성 및 용량특허가 있었고, 국내 20여개 제약사는 제네릭 발매를 위해 특허도전에 나선 바 있다.

조성물특허에는 특허회피를 위한 소극적 권리범위확인심판과 무효심판을 청구해 승소했다. 또한 용량 특허에 대해서는 무효심판을 청구, 대법원까지 가는 3년 여간의 다툼 끝에 승소해 최종적으로 특허를 소멸시켰다.

특허소송에 승소함으로써 국내 제네릭사들은 별다른 특허 이슈없이 지난 2015년부터 제네릭약물을 판매하고 있다. 특히 종근당 '센돔', 한미약품 '구구' 등 제네릭품목이 단기간 시장 상위권에 이름을 올리는 기염을 토했다.

릴리의 발기부전치료제 <시알리스>. 릴리와 이코스가 공동 개발했다.

국내사들은 특허소송에는 이겼지만, 소송비용을 돌려받는데는 어려움을 겪었다. 특허권자인 이코스는 릴리와 합병된 회사로, 국내에 사무소 및 영업소가 없는데다 주소도 불분명했기 때문이다. 이에 소송 대리인이었던 김앤장의 협조가 절실했지만, 김앤장이 비용 결정문 송달 절차에 비협조로 나서면서 약 3억원에 달하는 소송비용이 그대로 사라질 위기에 처했다.

과거 이런 유사한 사례에서 해외 소송 절차의 복잡함과 비용 문제로 국내 제약사들은 소송 비용 환수를 포기하는 게 대부분이었다.

특약회는 올초 김윤호 한미약품 특허팀장을 회장으로 선임하고, 제약분야특허기술협의회에서 제약특허연구회로 명칭을 변경했다. 또한 조직을 확대 개편하면서 회원사 공동 이익 사업을 추진했다.

첫번째 사업으로 시알리스 특허소송 비용 환수 프로젝트를 진행했고, 제약사 모집에 나섰다. 이후 미국 현지 이코스와 국내 대리인인 김앤장에 공동대응하는 작업을 시작했으며, 6개월만에 한미약품이 이코스로부터 소송 비용을 환수받을 수 있었다.

김윤호 특약회장은 "한미약품이 소송 비용 환수에 첫 성공함으로써 이번 시알리스 프로젝트에 참가한 다른 제약사들도 조만간 좋은 소식이 나올 것으로 전망한다"고 말했다.