스티렌 특허訴 대법원 판결, 누가 이긴거야?

• 결과는 1승 1패 무승부...사실상 판단유보

[여든 여덟번째 마당] 스티렌 특허분쟁 대법원 판결

지난 12일 오전 대법원은 천연물 항궤양제 '#스티렌정' 특허분쟁에 관한 판결을 내렸습니다.

그런데 누가 이긴거냐는 질문이 많았는데요, 결론적으로 말씀드리면 1승 1패라고 할 수 있습니다.

이날 대법원이 판결한 스티렌 특허관련 사건은 2개입니다. 2개 모두 스티렌 판매사인 동아ST가 개량신약 개발사인 지엘팜텍을 상대로 상고한 사건입니다.

하나는 스티렌 특허 '위장질환 치료제용 쑥추출물'의 청구항 1항과 관련된 사건이고, 다른 하나는 청구항 7항과 관련된 겁니다.

여기서 대법원은 청구항 1항 사건은 파기환송을, 7항 사건은 기각 판결 내렸습니다. 상고주체가 동아ST라는 점에서 1항 사건은 동아ST의 승소, 7항 사건은 지엘팜텍의 승소로, 서로 보기좋게 1승 1패씩 나눠가졌습니다.

하지만 1항 사건에 대한 대법원의 파기환송 조치가 지엘팜텍의 특허침해를 의미하는 것은 아닙니다. 지엘팜텍이 개발해, 이미 시판중인 스티렌 개량신약 5개 품목도 전처럼 시장판매를 지속할 수 있습니다.

쟁점 1항 특허심판원은 동아ST, 특허법원은 지엘팜텍 손들어

그렇다면 동아ST가 이겼다고 보는게 맞을까요? 정확한 판단을 위해 이 사건 1심부터 차근차근 짚어보겠습니다.

최초 사건을 제기한 것은 지엘팜텍입니다. 2012년 7월 16일 지엘팜텍은 자신들이 개발한 스티렌 개량신약이 스티렌 특허 '위장질환치료제용쑥추출물(존속기간 만료일 2015년 7월 24일)'에 저촉되지 않는다며 소극적 권리범위확인 심판을 특허심판원에 제기합니다.

당시 지엘팜텍은 특허청구범위 제1항과 제7항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장했는데요.

1항과 7항을 한번 보시죠. 1항은 쑥잎을 70~100%의 에탄올로 추출한 후 농축 건조해 제조하는 것에 대한 발명입니다.

7항은 자세오시딘을 유효성분으로 해 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학 조성물 발명입니다.

7항에 대해서는 비교적 다툼이 적습니다. 2012년 11월 특허심판원은 심결을 내렸는데요. 오리지널 스티렌과 지엘팜텍의 스티렌 개량신약에 포함된 '자세오시딘' 성분의 추출법 자체가 달라 스티렌 개량신약의 특허침해가 아니라고 판단했습니다.

문제는 1항 사건입니다. 지엘팜텍과 동아ST도 이 1항을 두고 치열한 논리를 펼쳤습니다. 먼저 지엘팜텍 측은 쑥 추출 용매를 에탄올이 아닌 이소프로판올로 사용했기 때문에 특허 침해가 아니라고 주장했습니다.

반면 동아ST 측은 에탄올과 이소프로판올은 균등물에 해당하므로 특허를 침해했다고 반박했습니다. 에탄올이나 이소프로판올이나 거기서 거기다는 주장인데요.

특허심판원은 동아ST의 손을 들어줍니다.

특허심판원 심결에도 불구하고 이듬해 1월 지엘팜텍으로부터 판권을 사들인 4개 제약사들이 스티렌 개량신약 출시를 강행했습니다. 불리한 심결에도 출시를 강행한데는 항소심에서 판결이 뒤집어질 것이란 자신감이 있었습니다.

2013년 6월 2심 특허법원은 1심과 달리 1항 사건과 7항 사건 모두 특허침해에 해당되지 않는다며 지엘팜텍의 손을 들어줬습니다. 특허심판원과 달리 에탄올과 이소프로판올을 균등물로 보지 않고, 다른 물질로 본 것입니다.

이에 대해 동아ST 측은 예상대로 대법원에 상고했는데요. 결과는 앞서 설명한 것과 같습니다.

동아ST는 왜 1항에 대해 특허범위를 축소해 정정했나

그런데 한가지, 1항 사건에 대한 대법원의 판결은 특허심판원과 특허법원의 판단과 성격이 다릅니다. 왜냐하면 2심에서 진 동아ST가 1항을 수정했기 때문입니다.

1항 내용이 쑥잎을 '70~100%의 에탄올'로 추출한 후 농축 건조해 제조하는 것에 대한 발명이라고 했지 않습니까? 동아ST는 이것을 90~100%의 에탄올로 바꿔 특허심판원으로부터 작년 12월 23일 정정이 허락됐습니다.

오히려 특허범위가 줄어들었다고 해도 과언이 아닌데요. 범위를 넓게 설정해야 특허권자는 유리할텐데, 동아ST의 속내가 궁금했었습니다.

그 답을 이번 대법원 판결이 보여줬습니다. 대법원은 1항 내용이 달라져서 특허법원의 판단이 옳은지, 옳지 않는지 판단하기 애매했었을 겁니다. 그래서 특허법원에 다시한번 재판을 해보라고 파기환송 조치를 내린 것으로 해석됩니다.

1항 정정을 통해 동아ST는 다시한번 기회를 얻었습니다. 제약업계에서는 또한 동아ST가 스티렌 특허의 최종 판단을 유보시켜 여타 제네릭의 진입 지연에 성공했다는 이야기도 있습니다.

여하튼 이번 사건은 다시 특허법원의 판단을 기다립니다. 특허법원이 이전 판결처럼 에탄올과 이소프로판이 다르다고 판단할지, 아니면 특허심판원 심결과 같이 균등물로 볼 지는 모릅니다.

만일 원심을 뒤집고 동아ST 손을 들어준다면 그동안 스티렌 개량신약을 판매해온 업체들은 수백억원대 손해배상 소송에 휘말릴 가능성도 있습니다. 그러나 업계 전문가들은 오히려 1항의 특허범위가 축소되면서 지엘팜텍이 승소할 가능성을 높게 보고 있습니다.

그리고 특허법원 판단 이전에 해당 특허가 종료될 가능성도 있습니다. 스티렌 특허는 7월 24일 만료될 예정이기 때문입니다. 특허가 종료되면 다툼의 여지가 없어 이 사건도 종결됩니다.

이미 블록버스터 반열에 오른 스티렌 개량신약은 리스크없이 계속 판매될 가능성이 높습니다. 자, 그럼 대법원의 판결, 누가 이긴걸까요?