"한국기업 미국 특허 극복 돕고 싶어"

• 인터뷰 | 김공식 미국 민츠레빈 특허전문 변호사

김공식 민츠레빈 특허전문 변호사

김공식 변호사는 미국 보스턴에 있는 민츠레빈 로펌(Law Firm, 전문변호사로 구성된 법무법인)의 특허전문 변호사다.

국내 법무법인 김앤장에서 1997년부터 4년 간 변리사로 일한 뒤 미국으로 건너가 뉴햄프셔대 로스쿨을 졸업했다.

그는 에드워즈 와일드만 법무법인에서 초고속 승진해 파트너 변호사가 된 뒤 2006s년부터 현재의 민츠레빈에서 근무하고 있다.

보통 규모있는 로펌에서 파트너까지 최소 8년에서 12년까지 걸리고 지분을 가지려면 5년이 더 필요하다. 하지만 그는 7년 반 만에 그 자리까지 올라섰다.

이에 대해 그는 "좋아하는 일을 했을 뿐"이라고 말했다. 미국 변호사 생활 첫 4년은 잠을 자지 않았다. 한국에서 온 질문에 답장하기 위해 새벽에도 이메일을 확인하고 답변을 보냈다. 그의 아내는 그런 그를 걱정해서 '블랙베리(스마트폰)'를 숨기기도 했다.

김 변호사는 자기 주변 동료와 비서 등 모든 사람이 행복해야 한다는 삶의 철칙을 '상생'으로 표현했다. 미국의 파트너쉽은 내가 잘 안 돼도 동료가 잘 되면 우리는 살아남는다는 것이다.

국내 제약·바이오 산업을 바라보는 시선이 어떤지 느낄 수 있었다.

그는 "한국 기업이 미국 특허시장을 깨고 진출하도록 돕고 싶다"고 말했다. 그러면서 "미국 변호사에게 맡기면 비용이 많이 든다는 생각과 규모가 큰 로펌이 최고라는 생각은 잘못된 것"이라고 지적했다.

데일리팜이 최근 한국을 방문한 김공식 변호사를 만나서 국내 기업의 미국 특허출원시 문제는 무엇이며 보완해야 할 점은 무엇인지 얘기를 들어봤다.

-민츠레빈은 어떤 로펌인가.

민츠레빈의 가장 큰 분야는 '특허수익화'다. 우리 고객의 특허로 돈을 벌어서 수익을 안겨주고 일부를 받아가는 것이다.

우리 로펌은 파트너들이 있는데 순위를 매기면 특허수익화 변호사팀은 매년 정상권에 든다. 보통 1000억원에서 2000억원을 고객사에 가져다주는데, 1000억원짜리 프로젝트가 여러 개 있다.

영업비밀이고 노하우이기 때문에 말할 수 없지만 코카콜라 만드는 것과 똑같다. 비슷하게 할 수는 있지만 똑같이 할 수는 없다. 나는 이 노하우를 한국기업을 위해서 쓰고 싶다.

한국은 좋은 기술은 많은데 수익화 할 수 있는 좋은 특허가 없다. 특허출원 때부터 특허수익화 전략과 목표가 없기 때문이다.

-국내 벤처 중 특허 준비가 잘 된 곳이 있나.

셀트리온 특허팀과 법무팀을 만났는데 수준이 굉장히 높았다.

법무팀장이 군더더기 없이 영어로 현 상황을 잘 설명한 게 인상깊었다. 또 매너도 좋았다.

-국내 바이오기업들은 특허에 대해 어떤 인식변화를 가져야 하나.

시장이 있으면 수요가 있을 것이다. 한미약품 아이템도 수요가 있어서 팔렸다고 생각한다.

한미의 경우는 특허만 팔았다고 보지 않는다. 한미만이 가진 노하우가 있을 것이고, 그 것을 묶어서 팔았다고 생각한다. 특허만 가지고는 계약이 안 됐을 것이다.

기술가치는 주는 사람과 받는 사람의 합의에 의해 나온다. 내가 만든 기술이 1000억, 2000억이라고 생각해도 주는 사람이 100억이면 100억짜리 기술이고 1조를 주면 1조짜리 기술이다. 즉 거래 당사자간의 기술가치다.

-국내기업이 특허출원을 어떻게 하는 것이 좋은가.

국내에서 특허출원 하고 번역하는 편이 좋다. 여기서 제일 중요한 것은 번역을 누가 하느냐다.

한국 특허사무소가 하느냐 특허사무소와 계약을 맺은 번역회사가 하느냐인데 특허사무소가 했을 때 번역을 잘 할 수 있는 인력이 있을까 싶은 의문이 든다. 한국말을 영어로 '기술번역' 잘하는 사람이 있나 검증하는 것은 쉬운 일이 아니다.

번역회사에 외주를 준 경우도 마찬가지다. 해당 특허기술 분야에서 번역을 잘 할 사람이 있을까 싶다. 다들 있다고는 말은 하는데 실제로 누가 하는지 알 수 없다.

-문제는 무엇인가.

충분히 번역실수가 날 수 있다. 하지만 이걸 바로잡는 사람이 없다. 번역한 것을 가져오면 검토를 해야하는데 특허사무소는 돈이 안 되기 때문에 잘 안한다. 의뢰한 고객은 바쁘고 비용을 지불했기 때문에 의뢰받은 쪽이 잘 할 걸로 생각한다. 이렇게 번역에서 오류가 발생한 상태로 특허를 출원하게 된다.

그리고 나서 미국 특허청에서 특허출원 거절이 나온다. 거절 이유 문헌이 다 영어인데 한국 특허사무소는 주요 대목만 읽고 꼼꼼히 보지 않는다. 언어장벽이 있는 상태에서 이해도 잘 안되고 시간도 오래 걸리기 때문이다. 고객은 고객대로 이 부분에서 시간당 비용이 들어갈 것을 의식한다. 이 경우 미국 변호사가 빠르다.

-사실 미국 변호사는 더 비쌀 것 같다.

비용은 선입견에서 나온다. 미국 변호사에게 맡기면 비용이 많이 나올 것이라는 것은 착각이다.

시간당 비용이 힘드니 특허출원 건당해서 '픽스드피(Fixed fee, 고정요금)' 방식으로 협상하면 된다.

-번역 등의 실수가 발생하면 어떻게 해야 하나.

한국 특허를 미국에 가져갈 때 번역미스가 가장 흔하다. 번역이라는 것은 완벽히 할 수 없어서 실수가 생길 수 밖에 없다. 그러면 이걸 수정해야 한다. 가장 고치기 좋은 것은 한국 내에서 꼼꼼히 봐서 고치는 것이 최선이다. 그 다음 미국에 가서 미국 변호사에게 빨리 봐달라고 하는 것이다. 그런데 사람들은 돈이 들기 때문에 이걸 안 한다.

앞서 말했듯이 미국 변호사가 보면 돈이 더 든다고 잘못 생각하고 있다. 이미 미국 로펌 대부분은 총 비용을 지불하는 방식으로 바꼈다.

그런데 많은 한국 기업들이 현지 로펌과 직접 거래를 하지 않고 한국 로펌을 통하다보니 말이 다르게 나온다. 한국 대리인은 미국 로펌이 '얼마를 부르는지' 보다 자기에게 '얼마나 들어오는지'에 관심이 있다.

-현지 로펌 선택 시 무엇이 중요한가.

로펌 규모나 순위보단 변호사를 봐야한다. 외형주의를 벗어나라는 얘기다. 한국 회사는 규모가 큰 로펌을 선호하는데 이건 바보같은 짓이라고 본다. 로펌에 몇명이나 있냐, 미국에서 몇위하냐 이런 질문을 들으면 정말로 이 사람 소송 안 해봤구나 생각이 든다. 소송해본 사람은 절대 이런 질문을 안한다.

중요한 것은 회사에서 누가 팀에 들어올 것인지 물어봐야 한다. 그리고 회사에서 제안한 변호사 경력을 봐야 한다. 어떤 방식으로 소송을 했고 어떻게 결론이 나왔는지 따져야 한다.

로펌에 변호사가 20명만 있다고 해도 한팀에 들어온 5명이 최고면 그 팀이 한마디로 최고다.

-미국 로펌으로부터 가장 많이 이익을 얻어내려면.

소통이다. 내가 필요한 것을 정확히 얘기하고 숨김 없이 현재 상황을 정확히 말하는 것이다.

미국인 고객은 변호사에게 정보를 다 공개한다. 반면 한국인은 많이 알려주지 않으려고 한다.

비용은 협상하면 된다. 모든 자료를 초기에 제공하면 더 빨리 끝낼 수 있다. 변호사에게 자기 약점을 안 보이려고 하는데 오히려 약점을 통해 해법이 생길 수도 있다.

또 변호사와 협상할 때는 주도해야 한다. 무엇을 원하는지 정확히 요구해야 한다. 다 얘기한 다음에 무엇을 도와줄 수 있는지 묻는 경우는 잘못된 것이다.

한국고객은 잘 모르는데 알아들는 척하고 그 뒤에 다른 얘기하는 경우가 많다.

아까 말한 대표는 회의를 다 듣더니 첫마디가 하나도 이해할 수 없다며 다시 설명하라고 했다. 이때 감명 받았다. 그 사람은 자기가 원하는 것을 정확히 가져갔다.

-향후 제약·바이오 산업분야 계획은 무엇인가.

우리나라 제약·바이오 기업은 미국 진출시 분쟁이 있을 수밖에 없다. 이미 미국에는 특허를 가진 기업이 있고 시장을 지키고 있기 때문이다. 이 안에 들어오려면 특허를 무력화시켜야 한다. 이 분쟁에서 한국 회사를 위해 멋지게 이겨주고 싶다.

지금 녹십자 일을 하고 있다. 5년전쯤 녹십자가 '영업비밀침해소송'을 제기해서 좋은 결과를 가져왔다. 현재는 헌터증후군 치료제 등의 미국 진출에 필요한 일을 진행 중이다. 미국시장 진출을 위한 특허장벽을 돌파하고 싶다.